Цель работы адвоката заключалась в анализе и выявлении рисков, связанных с вопросами регистрации международного договора коммерческой концессии (франчайзинга) в уполномоченном органе в РК, поиск путей решения вопросов (в частности, ставился вопрос о регистрации договора в Казпатенте, разработке и подписании соглашений, которые бы позволили зарегистрировать всю сеть компании в уполномоченном органе.
В результате были выделены основные составляющие понятий « Системы (вкл: система изготовления, маркетинга, продаж и др.), Интеллектуальной собственности (вкл: ноу-хау, информацию, технические условия, авторские права, патенты и др.), а также Средств Индивидуализации (вкл: товарный знак, знак обслуживания и др.).
Зачастую при проверке крупными аудиторскими компаниями (в особенности основной четверки), последние указывают, на риски существенных финансовых потерь, вызванных неполноценностью договоров, отсутствием регистрации, что требует от компаний подготовки оборонительных правовых стратегий.
Гражданское законодательство РК содержит условия признания сделок недействительными (ст.ст. 157 -160 ГК РК).
В соответствии со ст. 157 ГК при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора. Заинтересованным лицом является лицо, права и законные интересы которого нарушены или могут быть нарушены в результате совершения указанной сделки. Основания недействительности сделки, а также перечень лиц, имеющих право требовать признания ее недействительной, устанавливаются Гражданским кодексом либо иными законодательными актами.
Согласно п. 1 ст. 896 ГК РК по договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности лицензиата. Пункт 2 ст. 896 ГК называет в качестве предмета этого договора также деловую репутацию и коммерческий опыт лицензиара.
Договор о передаче исключительных прав объектов интеллектуальной собственности, его правовое регулирование подпадает под действие и иных, кроме ГК РК, нормативных правовых актов. Речь идет, например, о Законе РК от 26 июля 1999 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Патентном законе РК от 16 июля 1999 г., актах корпоративного законодательства и т.д. Более того, действует специальный Закон РК от 24 июня 2002 г. «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».
Законом Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности», опубликованным в газете «Казахстанская правда» от 10 апреля 2015 г. № 65 (27941); Ведомостях Парламента Республики Казахстан, 2015 год, апрель, № 7 (2680), ст.34, - Гражданский Кодекс был дополнен статьей 897-1 в соответствии с Законом РК от 07.04.15 г. № 300 «Статья 897-1. «Регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии». Закон вступил в силу 17 апреля 2015 года.
Согласно указанной нормы Закона (ст. 897-1 ГК) - Договор комплексной предпринимательской лицензии, включает в себя условия о передаче комплекса исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит регистрации в патентном органе (организации).
Иначе говоря, государственная регистрация договора осуществляется тем органом, который регистрировал правовладельца (т.е. при наличии регистрации товарного знака на территории РК в Комитете по правам интеллектуальной собственности). Если товарный знак, знак обслуживания – не были зарегистрированы на территории РК, то и договор франчайзинга не подпадает под действие ст. 897-1 ГК РК, стороны по собственному усмотрению разрешают вопрос о регистрации договора.
К слову сказать, в подавляющем большинстве стран, к которым относится в том числе Казахстан, действует положение о том, что регистрация товарного знака является непременным условием для наступления охраны.
Что же касается договора франчайзинга, как видим его регистрация в патентном ведомстве введена в казахстанское право только в апреле 2015 года, при этом речь идет о договоре франчайзинга, включающего в себя передачу зарегистрированных в РК товарных знаков, знаков обслуживания. Между тем, на практике данные договора всегда проходили регистрацию в Казпатенте.
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Казахстан "О комплексной предпринимательской лицензии" среди основных мер государственной поддержки франчайзинговых отношений отмечены "регистрация и защита комплекса исключительных прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан".
Согласно ст.1024 Гражданского кодекса Республики Казахстан, ст. 4 ЗРК «О товарных знаках…» - Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации либо без регистрации на основании международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан. Товарным знаком признается "зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц".
Согласно ст. 962 ГК РК, права на объекты интеллектуальной собственности возникают вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РК и иными законодательными актами.
В соответствии со ст.1024 ГК РК, ч.2 ст.18 Закона, факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг удостоверяется свидетельством на товарный знак, которое является охранным документом. Согласно п.3 ст.4 Закона, право на товарный знак удостоверяется свидетельством.
Товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан также в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, поскольку Казахстан является участником международных договоров в области охраны товарных знаков, а именно:
- Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, предусматривающей общие положения охраны объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков,
- Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 года;
- Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года в соответствии с которым страна-участник Соглашения может подать одну заявку на международную регистрацию товарного знака в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) с указанием стран-участников, в которых испрашивается охрана данного знака и при этом в каждой такой стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно;
- «Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных
товарных знаков и географических указаний», Минске 4 июня 1999 года.
Таким образом, товарный знак имеет правовую охрану в Казахстане в случае наличия его регистрации в Международном бюро ВОИС (штаб-квартира которой находиться в Женеве, Швейцария) в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков. При этом владельцем должно быть указано, что регистрация распространяется на территорию Республики Казахстан. В данном случае непосредственной регистрации такого знака в Комитете по правам интеллектуальной собственности (КПИС) не происходит, но этот орган проводит экспертизу такого знака, и в течение 12 месяцев с даты международной регистрации знака или заявления о расширении охраны на территории Республики Казахстан вправе вынести отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака на территории Казахстана.
Таким образом, даже если товарный знак и был зарегистрирован в ВОИС, тем не менее фиксирование и прохождение экспертизы данного знака в КПИС – обязательно.
Согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) иностранцы, иностранные юридические лица, лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. (Ответ Министра юстиции РК от 13 марта 2015 года на вопрос от 2 марта 2015 года № 19129 (adilet.gov.kz))
Согласно п.1 ст.9 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330-II «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» (с изменениями от 03.07.2013 г.) - государство осуществляет регистрацию и защиту комплекса исключительных прав комплексного лицензиара, зарегистрированного как на территории Республики Казахстан, так и на территории других государств, если признание такой регистрации иностранным государством предусмотрено международным договором, участником которого является Республика Казахстан. (см. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 84 «Об утверждении форм заявлений о регистрации договора уступки на объекты промышленной собственности и лицензионного или сублицензионного договоров на использование объектов промышленной собственности и внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности». (с изменениями от 17.03.2015 г.)».
Согласно п. 2 ст. 9 вышеназванного закона, в случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, регистрация права интеллектуальной собственности и его передача по договору комплексной предпринимательской лицензии осуществляются по усмотрению сторон.
Согласно п.3 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» Договор о передаче права на товарный знак, лицензионный договор, договор комплексной предпринимательской лицензии, договор залога товарного знака должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.
Регистрация договора о передаче права на товарный знак, лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии, договора залога осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией.
Для регистрации договора о передаче права на товарный знак, лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии, договора залога в экспертную организацию представляется заявление установленной формы. К заявлению прилагаются документы, указанные в ст. 21 вышеназванного Закона.
В ходе работы по данному вопросу, нами были проверены все возможные источники информации, в том числе судебная практика, также были получены сведения Национального Института Интеллектуальной Собственности, в результате компания-заказчик получила полноценную информацию, которая обеспечила ее защиту на будущее.
С уважением,
Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов
Член Республиканской коллегии адвокатов
Кусаинова Жанна Жуматаевна